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专利公众意见浅谈

来源: 柳沈律师事务所   发布日期:2020.08.05 浏览次数(22)

在企业的知识产权意识越来越增强的今天,通过监控竞争对手的专利状况来调整公司研发战略的情况越来越常见。如果发现本公司研发的产品有可能落入已授权专利的保护范围内,一方面可以调整研发思路,通过规避设计来避免侵权风险,另一方面也可以考虑提出专利无效请求,一劳永逸地将对方的专利无效。


但是,如果对本公司产品构成威胁的仅仅是一个处于申请阶段的专利申请,由于该专利申请是否能够获得授权以及最终权利要求的保护范围尚不明确,此时就没有必要过早改变公司的研发方向,相对有效的方式是通过提出公众意见来阻止对方的该项专利申请获得授权。


以下,对提出公众意见的相关操作进行简要介绍,供大家参考。

一、法律基础


根据《专利法实施细则》第四十八条,自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由。这构成了提出公众意见的法律依据。


另外,在《专利审查指南》第二部分第8章第4.9节“对公众意见的处理”中,进一步规定如下:任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。


根据上述规定可知,公众意见本质上是审查员在实质审查过程中的一种参考信息,对于提出人没有任何限制,在专利申请公布后的整个审查过程中均可以提出,只要确保审查员在发出授权通知之前收到即可。提出公众意见的对象仅限于发明专利。对于实用新型和外观设计专利,由于不进行实质审查,在授权后才公开,所以没有机会提出公众意见。


虽然没有强制性规定审查员必须考虑公众意见的内容,但根据实务经验,在针对某件申请首次提出公众意见后,审查员往往会在之后发出的审查意见通知书中加入公众意见中涉及的内容。特别是,若在公众意见中引用了对比文件,审查员通常会考虑并体现在审查意见通知书中。

二、公众意见的优势


1. 成本低

同样是规避侵权风险,相比于对竞争对手的专利提起专利无效,在专利申请阶段提出公众意见的成本更低。


首先,提出公众意见没有任何官方费用。其次,即便是委托专利代理事务所准备公众意见书,由于不需要像无效请求那样面面俱到地涉及所有可能的无效理由,通常花费的时间以及产生的代理费用也远低于无效案件。


2. 隐秘性

提出公众意见可以完全匿名,不需要提供关于提出人的任何信息,而且通常是以纸件的形式提交到知识产权局。因此,无论是审查员还是专利申请人都无法得知究竟是谁提出了公众意见。而且,一般情况下,审查员并不会向专利申请人告知有人提出了公众意见,所以专利申请人甚至有可能不知道该公众意见的存在。


由于提出公众意见的良好的隐秘性,能够在避免与竞争对手发生正面冲突的情况下阻止其专利申请授权。


3. 成功率高

提出公众意见的对象都是尚未授权的专利申请,相比于将已授权的专利无效,阻止专利授权的难度更低。另外,由于专利申请人很可能不知道有公众意见提出,所以很可能不会进行充分的应对。


而且,提出公众意见的目的并不一定是完全阻止专利申请授权,迫使申请人修改权利要求也能够达到规避侵权风险的目的。

三、如何提出公众意见


1. 对专利申请的监控

有效提出公众意见的基础在于对专利申请状态的有效监控。


在国家知识产权局的“中国及多国专利审查信息查询”网站(http://cpquery.cnipa.gov.cn/),能够查询到专利申请的当前状态。通过该网站,不仅能够查看专利申请时提交的申请文件,还能够查看审查意见通知书的内容以及权利要求的修改内容。


因此,我们可以针对修改后的权利要求有针对性地再次提出公众意见。 


2. 提出公众意见的时机

《专利法实施细则》中规定了自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止可以提出公众意见,但是依据指南的规定和实务经验,在发出授权通知书后再提出公众意见,审查员基本不会考虑。因此,以下对自专利申请公布之日起至发出授权通知书这段时间内提出公众意见的时机进行具体分析。


一般情况下,专利申请在公布后进入实质审查阶段,而在提出实质审查请求和进入实审之后的三个月内存在两次主动修改的机会。因此,建议在确定了是否存在对申请文件的主动修改以及主动修改的内容后,确认本公司产品是否有可能落入权利要求的保护范围,从而决定是否需要提交公众意见。


在进入实质审查阶段后,通常经过半年到一年的时间(若提出加快审查则可能会缩短到一两个月)发出第一次审查意见通知书,在此期间提交公众意见为宜。一是因为在此情况下审查员通常会在第一次审查意见通知书中考虑公众意见的内容,二是因为可供准备公众意见的时间比较宽裕。


在此之后,可以在申请人每次答复了审查意见通知书之后考虑提交公众意见。这样可以针对权利要求的修改内容有针对性地准备公众意见,便于审查员参考。需要注意的是,审查员在收到答复之后,若认为理由充分,可能很快就发出授权通知书,因此在申请已经进入OA阶段后,尽可能早地提出公众意见为宜。相应地,就需要对专利申请的状况保持密切关注,以便尽早确认权利要求修改的内容,尽早准备公众意见。


此外,应特别注意驳回后的专利申请。很多申请人会在申请被驳回后提出复审请求,而复审请求书的内容以及权利要求的修改内容都不会在“中国及多国专利审查信息查询”网站上显示,所以很难把握专利申请的实际情况。而且,审查员很可能在前置审查中撤销驳回决定并发出授权通知书,这期间可能短至一两周的时间,因此可以说,对于驳回后的专利申请,提出公众意见的时机可能会稍纵即逝。


若是出现了准备公众意见的时间不足的情况,可以尝试以私人电话联系审查员,告知有强力证据并准备提出公众意见,请审查员不要急于发出下一次审查意见通知书或授权通知书。但是由于审查员本身也受内部审限约束,所以仍应尽快准备并提交公众意见,以避免审查员为难。


3. 公众意见的内容

在撰写形式上,建议尽可能模仿审查意见通知书撰写公众意见,这样会更接近审查员的审查思路,便于审查员参考公众意见书的内容。


在实质内容上,一般情况下建议根据对比文件指出权利要求在新颖性和创造性上的缺陷,当然也可以指出权利要求不清楚、得不到说明书支持、修改超范围等其他缺陷。即使对于权利要求不清楚这些形式问题,申请人也可能会对权利要求进行修改而缩小保护范围,从而有可能实现规避权利要求的保护范围的目的。


另外,虽然公众意见形式上与审查意见通知书相似,但实质上却有着更高的要求,需要提供充足且有力的对比文件,并作出清晰、逻辑严谨的特征对比以及说明。简而言之,最好是以无效请求书的标准撰写公众意见。


依据实务经验应注意以下几个方面:
(1)进行特征对比时,应明确指出对象权利要求中的特征与对比文件中哪个结构对应,具体到对应的段落和附图标记。如果对比文件是外文文献,最好附上引用部分的中文译文。

这是主要是为了方便审查员理解并采纳公众意见的内容。


(2)引用的对比文件不仅要公开对象申请的权利要求中的技术特征,最好还能公开对象申请要解决的技术问题以及技术效果。

这是为了防止申请人主张技术问题的提出也需要付出创造性的劳动或者不存在将多个对比文件结合的技术启示。


(3)尽量避免在不举证的情况下简单地认定某个特征为公知常识。

这是因为,公众意见的提出人通常是专利申请人的竞争对手,应当对相关行业的现有技术情况有比较全面的了解,这种情况下,应该积极举证以阻止专利申请授权。若举证不积极,则很可能被审查员认为实际上没有充分证据证明该特征属于公知常识。


(4) 尽量引用对比文件中明确记载的内容,减少纯粹的逻辑上的论证。
审查员在面对有公众意见提出的专利申请时,实际上处于居中裁判的地位。过多的纯粹逻辑论证,只会让审查员觉得提出公众意见的一方缺乏实质性依据全都是主观认定,从而更倾向于支持另一方。

四、总结


近年来,中国企业的知识产权保护意识不断加强,越来越多地使用专利武器来获得竞争优势。而提出公众意见是攻击竞争对手的专利申请、对竞争对手的专利武器进行反制的一个有力手段。而持续的监控、选择适当的时机、提交理由充分的公众意见书正是使该反制手段有效发挥作用的关键所在。

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