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浅谈权利要求和背景技术的撰写顺序

来源: 三友   发布日期:2021.03.27 浏览次数(40)
专利申请文件的撰写是专利代理师(以下简称代理师)的主要工作之一。通常代理师撰写专利申请文件的大致流程为:代理拿到发明人撰写的技术交底书先进行技术方案理解,然后代理与发明人沟通技术方案确认发明点,最后完成专利申请文件的撰写。

目前在实际作业时代理撰写专利申请文件的顺序通常有两种。第一种为先撰写背景技术,然后撰写权利要求书,最后完成其余部分。第二种为先撰写权利要求书,然后撰写背景技术,最后完成其余部分。而这两种撰写顺序都有什么特点,究竟应该先写背景技术还是先写权利要求呢,笔者这里做一些经验分享。
专利法实施细则17.1(2)规定“在说明书背景技术部分中,还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点,但是,仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点”。
专利法实施细则20.2规定“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”。
基于上述规定,代理在撰写专利申请文件时,需要将背景技术中记载的本专利所要解决的技术问题与独立权利要求的技术方案相对应,即使独立权利要求的技术方案要能够解决背景技术中记载的技术问题。
对于第一种撰写顺序,先撰写背景技术可以理解为先定下了本专利所要解决的技术问题,然后基于定下的技术问题再撰写独立权利要求。第一种撰写顺序需要代理先根据交底书以及与发明人沟通确定本专利所要解决的技术问题,而发明人通常不具备专利申请文件的撰写经验,撰写的交底书中可能写了多个发明点以及解决多个技术问题。这就需要代理对技术方案进行充分理解,与发明人充分沟通技术方案,以及进行一定的检索之后才能较为准确的定下本专利所要解决的技术问题,非常考验代理对方案核心发明点的把握能力,可能会导致经验不足的代理定下的技术问题与方案的核心发明点并不对应。而一旦技术问题定的不准确,撰写的权利要求的保护范围必然受到影响。
对于第二种撰写顺序,代理先通过对技术方案进行充分理解、与发明人充分沟通技术方案以及进行一定的检索确定出专利的核心发明点,将核心发明点作为独立权利要求,进而根据核心发明点实现的技术效果反推出一个技术问题,并根据反推出的技术问题撰写背景技术。这种撰写顺序由于背景技术中记载的技术问题是由专利核心发明点实现的效果反推出来的,能够有效的避免独立权利要求无法解决本专利所要解决的技术问题的缺陷,即避免细则20.2的问题。这种撰写顺序直接将核心发明点作为独立权利要求,也有助于避免代理在撰写独立权利要求时写入非必要技术特征。第二种撰写顺序的重点是确定出专利的核心发明点,只要核心发明点确定的准确,那背景技术的撰写和独立权利要求的保护范围就不会出现较大的问题。
综上所述,第二种撰写顺序能够有效避免细则20.2的问题,以及有助于避免代理在撰写独立权利要求时写入非必要技术特征,因此笔者这里较为推荐第二种撰写顺序来进行专利申请文件的撰写。

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